Что такое патентный тролль
Кто такие патентные тролли и как с ними бороться
Объясняет на примерах Елена Купцова, руководитель управления патентования «Гардиум».
Термин «патентные тролли» применяется к лицам или компаниям, которые злоупотребляют патентным правом с целью получения выгоды, многократно превышающей действительную стоимость патентов.
Их типичная тактика: зарегистрировать патент или товарный знак, связанные с чем-то, что используется повсеместно (либо используется кем-то конкретным, но пока юридически не оформлено), и затем требовать компенсаций за «нарушение» своих «прав».
Мало того, что они подрывают реальное производство и сферу услуг, они также наносят ущерб научно-техническому развитию за счет создания юридических и репутационных преград на пути инвестиций. К тому же патентный троллинг может стать источником роста банкротств и безработицы. Во всем мире это занятие считается злом, с которым необходимо бороться.
Патентное вымогательство успешно существует почти полтора века в правовом поле, а сами тролли становятся миллионерами.
Однако не все организации, «сидящие» на патентах, автоматически становятся патентными троллями. Если они выдают лицензии на разумных и справедливых условиях, то их называют добросовестными владельцами интеллектуальной собственности. Поэтому в юридической практике важно отделять зерна от плевел.
Главным отличием является то, что патентные тролли осуществляют лицензионную деятельность в ущерб рынку, а также выискивают жертвы среди компаний, которые якобы могут быть причастны к нарушению их патентных прав. Затем начинается шантаж огромными исками и/или реализуется порочная тактика юридического хардбола, которая через судебные разбирательства буквально изводит бизнес:
Затем по цепочке страдает уже все общество, особенно самые незащищенные слои.
Гендиректор Turing Pharmaceuticals Мартин Шекли назвал себя нераскаявшимся капиталистом и Бугименом из американского фильма ужасов. Но на самом деле он просто один из представителей огромной армии патентных троллей, чем, похоже, даже гордится.
Автопроизводитель Генри Форд сумел доказать, что так называемый «двигатель Селдена» является на самом деле известным «двигателем Брайтона», основанном на классическом термодинамическом цикле, который применим не только для двигателей внутреннего сгорания, но и для газотурбинных и турбореактивных двигателей.
Не вдаваясь в подробности этого дела, отметим только то, что принципиально важно для понимания сущности патентного троллинга: в борьбе с патентным троллингом можно и нужно опираться на техническую сторону вопроса.
Не секрет, что в большинстве патентов используются промежуточные технологии, которые опираются на классические научные достижения, являющиеся собственностью человечества. Но, с другой стороны, сегодня ситуация резко усложнилась, особенно в наукоемких областях, например, в фармацевтике. В частности, в производстве многих лекарств ноу-хау имеют статус коммерческих топ-секретов, что не позволяет использовать технических экспертов.
Говоря иначе, без опытных адвокатов, специализирующихся на патентном праве, в борьбе с вымогателями иногда просто не обойтись. Юристы, безусловно, в курсе приемов троллинга, но с точки зрения закона злоупотребление крайне сложно доказать. Суд изначально стоит на защите интеллектуальной собственности, и получается так, что у недобросовестных патентодержателей не только мяч на их стороне, но и счет в их пользу.
Во-первых, тролли, как правило, покупают патенты у обанкротившейся или оказавшейся в трудном положении фирмы и сразу подают в суд на другую компанию. В иске говорится, что выпускаемый продукт ответчика нарушает приобретенный патент.
Во-вторых, тролли, нападая на производителей, сами таковыми не становятся. Если же выдают лицензии, то на заведомо грабительских условиях, как в примере с «нераскаявшимся капиталистом Мартином Шкрели». Расценки взлетают в десятки, а то и в сотни раз.
В-третьих, у троллей нет исследовательской или инженерной базы, необходимой для совершенствования приобретенных технологий, поэтому вся их работа сводится к нападению на технологические компании.
В-четвертых, тролли нацелены на патенты-репликанты, исключающие любой вид деривации. По сути, они пытаются играть в Монополию, поэтому им нужны технологии, которые чрезвычайно трудно копировать с небольшими отклонениями и нарушение которых легко доказать в суде.
В-пятых, тролли регистрируют пачками товарные знаки с использованием часто встречающихся словосочетаний или символов. И хотя вымогатели практически не используют эти ТЗ, они требуют огромные откупные от компаний, использующих в своем бизнесе похожие бренды. В полной мере это относится и к незапатентованным полезным вещам, на которые тролли тоже получают патенты – точно так, как в случае с «двигателем Селдена».
Все вышеперечисленное подпадает под понятия юридически значимых действий, которые могут иметь юридические последствия для патентных троллей.
В отличие от Америки, российская история патентного троллинга является более скромной, прежде всего из-за социалистической формы производства в СССР. Судиться с Советским Союзом – владельцем народной интеллектуальной собственности, – граждане по понятным причинам побаивались.
Но в девяностые и нулевые этот нечистоплотный бизнес начал стремительно распространяться в РФ.
В 1999 году компания ООО «Технополис» получила российский патент на обычную стеклянную бутылку, зарегистрировав ее как «сосуд стеклянный». После чего «дети капитана Селдена» стали требовать от производителей пива и безалкогольной продукции 0,5% от выручки за право «воспользоваться его интеллектуальной собственностью».
Потребовалось время, чтобы коллегия Палаты по патентным спорам прекратила действие лишенного здравого смысла патента на бутылку.
Тем не менее, не всегда российское правосудие дает по рукам патентным троллям.
В 2018 году Роспатент встал на сторону Азамата Ибатуллина и аннулировал товарный знак Top Gear («Главная передача»), принадлежащий британской BBC, признав, что тот схож с обозначением TopGear, зарегистрированным Ибатуллиным раньше.
Несмотря на то, что вначале президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) решил, что BBC законно получил бренд Top Gear и широко использует его в своем бизнесе, позднее СИП все-таки встал на сторону хозяина TopGear, тем самым отдав победу патентному троллю.
Таких споров в России накопилось много. Как следствие, в ряде ответственных адвокатских бюро появился опыт противодействия патентному мошенничеству. Учитывая, что тролли, как правило, юридически подкованы, они уходят в сторону, если им будут представлены аргументы, доказывающие злоупотребление патентным правом. Но лучше всего заранее обезопасить свой бизнес от вымогателей, зарегистрировать безопасный товарный знак или получить нужный патент.
Судится с троллями накладно и нервно. Из российской практики в этой связи можно вспомнить иск патентного тролля IPAT к «Лаборатории Касперского» и еще 34-м айтишным корпорациям.
Американская компания IPAT настаивала на нарушении двух ее патентов, полученных еще в 90-х годах прошлого века.
Дело интересно тем, что все 34 компании, кроме «Лаборатории Касперского», сдались и согласились выплатить истцу компенсацию. Но в ходе судебного разбирательства, длившегося 3,5 года, «Лаборатория Касперского» победила, принудив IPAT не только отозвать иск, но пойти на уступку с условием with prejudice, что означает отказ от подачи повторного иска.
Действительно, введение дополнительных фильтров, при регистрации патентов и товарных знаков оказывает тормозящее воздействие на инновационную деятельность. С другой, система интеллектуальной собственности во всем мире, включая Россию, скатывается к кризису как раз из-за свободы и простоты получения патентов.
В целом фирмы и лица, подходящие под определение патентных троллей действуют в рамках правовой системы, но их агрессивная политика вредит бизнесу и нарушает социальный контракт по стимулированию и защите инноваций. Об этом важно говорить на судах, делая упор на социально опасном деянии троллей.
В ходе иска Ибатуллина А. В. к владельцу сети магазинов «Муравей» Демерчяну С.А. было выдвинуто требование о прекращении охраны товарного знака бизнесмена и выплате 800 тыс. руб. в пользу истца.
Ибатуллин А.В. настаивал на сходстве до степени смешения со своим ТЗ, но его шаги однозначно подрывали бизнес ответчика, который относился к своему делу добросовестно. Суд, состоявшийся летом 2020-го года, встал на сторону настоящего правообладателя ТЗ «Муравей» и, кто знает, возможно даже спас бизнес Демерчяна, сохранив рабочие места и налоговые отчисления.
Таким образом, бороться с патентным троллингом в России можно и нужно, используя в том числе и мировой опыт доказательства злоупотребления патентным правом, а также оперируя понятием «добросовестность», которое в данных спорах становится веским аргументом.
Кстати, в ЕС патентный троллинг распространен куда меньше, чем в США, где судятся много и по любому поводу. В Америке в патентных спорах стороны рискуют лишь гонорарами адвокатов, тогда как в Европе в подобных разбирательствах действует правило «проигравший платит все издержки». В итоге исков ради исков в Старом Свете меньше и тролли более осторожны в своих планах. Безусловно, этот опыт был бы полезен и российскому правосудию.
Как патентные тролли зарабатывают на чужих товарных знаках и как с ними судиться
Неймсквоттеры получают миллионы с компаний, которые не хотят разбираться в авторском праве. Рассказываем, как защитить свой бизнес.
Любой предприниматель, который не зарегистрирует название своего продукта в качестве товарного знака, рискует стать жертвой патентных троллей. Это юридические структуры и компании, которые специализируются на исках о защите патентных прав или прав на товарные знаки. Во втором случае они намеренно скупают и регистрируют на себя как можно больше товарных знаков ради того, чтобы потом отсуживать деньги у предпринимателей за их использование. Сами себя такие структуры могут называть патентными дилерами или патентными холдингами.
По закону ничего преступного в такой деятельности нет, однако руководитель практики защиты промышленной собственности патентно-адвокатского бюро «Гардиум» Алексей Федоряка называет подобных правообладателей недобросовестными.
Вместе с кандидатом юридических наук, главным экспертом частной компании «Национальное бюро экспертизы интеллектуальной собственности» Владимиром Зиминым Skillbox Media разобрался, как работает патентный троллинг и как от него защититься.
Журналист с широким кругом интересов, пишет про бизнес, культуру и международную политику. Сотрудничает с РБК, Republic и «Ножом».
Как зарегистрировать товарный знак? Объясняем на солёных огурцах
Для того чтобы понять, как работают такие схемы, сперва нужно разобраться в том, что такое товарный знак.
Товарный знак (ТЗ) — это средство индивидуализации товара. Тот, кто регистрирует ТЗ, получает исключительное право на него. Это значит, что закон будет наказывать любое другое лицо, которое попытается использовать этот ТЗ.
Регистрацией товарных знаков занимается Роспатент, эксперты которого проверяют их на соответствие требованиям закона. При регистрации ТЗ нужно оплатить несколько пошлин — их размер зависит от количества категорий товаров, в которых он будет применяться, а также от формы подачи заявления (онлайн дешевле на 30%). Минимальная цена регистрации одного ТЗ — 23 100 рублей.
Товарный знак помогает потребителю отличать товар или услугу от других похожих. Поэтому зарегистрировать ТЗ «Консервы», «Соленья» или «Разносолы» не получится — эти слова не индивидуализируют продукт. Также не могут сосуществовать два одинаковых или схожих ТЗ на однородные товары — поэтому стоит проверить название на уникальность с помощью открытого реестра ФИПС.
Добавив к «разносолам» слово «челябинские», мы проблему не решим — такой ТЗ всё ещё не будет обладать различительной способностью. Зарегистрировать географическое наименование как часть ТЗ можно, но на практике очень сложно. Также ТЗ не должен вводить в заблуждение о свойствах товара — зарегистрировать ТЗ «Средство от импотенции» на соленья не получится.
Товарным знаком может быть слово, словосочетание, изображение, объёмная модель или всё сразу — тогда он будет считаться комбинированным. Также ТЗ может быть голографическим, звуковым, обонятельным — но эти случаи редки.
Если знак комбинированный — например, состоит из картинки и надписи, — текстовую часть могут вывести из-под охраны, а центральным уникальным элементом знака будет изображение. Если мы создадим ТЗ с картинкой и подпишем «Челябинские разносолы», то такой знак зарегистрировать получится — но закон будет защищать лишь картинку, а не слова. При этом изображение должно быть уникальным и необычным — говоря юридическим языком, обладать различительной способностью.
Есть ещё ряд оснований для отказа в регистрации ТЗ. Например, не получится зарегистрировать знак с госсимволикой без разрешения Геральдического совета или знак, в котором используется имя персонажа произведения, — без разрешения правообладателя. ТЗ с гербом Ямало-Ненецкого автономного округа и надписью «Эдвард Каллен» не имеет никаких шансов.
По международным правилам, все товары разбиты на 34 класса. Ещё 11 — для услуг. В каждом классе перечисляется несколько сотен наименований. Можно зарегистрировать ТЗ на один или несколько классов, можно и на все сразу — но чем их больше, тем дороже заявка. Можно выбрать отдельные товары из списка класса. Если вы придумали что-то принципиально новое, чего ещё нет в этом перечне, то это тоже не проблема — можно просто вписать его в соответствующий класс.
Этот классификатор позволяет похожим ТЗ сосуществовать в разных сферах. Так, компания «Калина» владеет правами на ТЗ «Чистая линия», под которым выпускает шампуни и мыло. А компания «Чистая линия» имеет права на такой же ТЗ, который может использовать только для производства мороженого. Всё честно и законно, потому что классы товаров совсем разные.
ТЗ со словом «Разносолы», скорее всего, удастся зарегистрировать только на некоторые товары из класса 29 — маринованные и консервированные продукты (их там несколько десятков наименований).
Если мы хотим производить что-то, кроме консервов, лучше придумать абстрактный ТЗ, не указывающий на тот или иной товар. Можно пустить в ход фантазию, придумать несуществующее слово или персонажа — например, «Бегемотик Казимир». А можно, наоборот, обыграть известное клише — например, «Хлебосольный Урал». Такой знак, скорее всего, получится зарегистрировать сразу на все классы — это обойдётся нам в 128 100 рублей.
Ветераны против Chupa-Chups: как работают патентные тролли
Допустим, вы решили не тратить время на изучение интеллектуальной собственности, регистрацию ТЗ и изобретение оригинального логотипа — ваши соленья и так вкусные. Чтобы выбрать коммерческое обозначение, вы открыли словарь на случайной странице и с закрытыми глазами ткнули пальцем. Выпало слово «Ладья».
Конечно, так лучше не делать. Прежде чем печатать на товаре название или логотип, нужно проверить, не принадлежат ли они уже кому-то как ТЗ. Если в России есть компания, которая выпускает продукты питания под брендом «Ладья», то с этической точки зрения иск вы получите вполне заслуженно.
Через какое-то время вы с очень большой вероятностью получите досудебную претензию, в которой правообладатель ТЗ «Ладья» потребует у вас заплатить ему несколько сотен тысяч или даже миллионов рублей за использование его интеллектуальной собственности. Некоторые предприниматели идут на уступки уже на этом этапе. Если этого не происходит, владелец ТЗ подаёт в суд.
В России действуют две крупные структуры, которые получают доход с помощью таких исков. Их жертвами часто становятся не только мелкие предприниматели, которые махнули рукой на тонкости защиты интеллектуальной собственности, но и крупнейшие российские корпорации — удивительно, но они тоже совершают такие оплошности.
Первая, самая активная и известная структура, — башкирский ИП Азамат Ибатуллин и связанные юрлица («Бизнесинвестгрупп», ООО «Лукошко», пивоваренная компания «Красный Восток» и другие). Ибатуллин успел досадить многим крупным компаниям судебными процессами: МТС, «Макдональдсу», «Ремиту» «Локомотиву» (все эти дела он проиграл). Именно ему принадлежит ТЗ «Ладья», под которым мы решили выпускать соленья.
В 2018 году Ибатуллин обратился в Роспатент, потребовав отказать в регистрации заявке британской вещательной корпорации BBC на ТЗ «Top Gear», так как он «до степени смешения» сходен с его ТЗ «TopGear». Сперва ведомство согласилось с Ибатуллиным и отказало заявке BBC — это стало одной из самых громких побед предпринимателя. Однако затем британская компания оспорила это решение. В итоге Роспатент вернул жалобу Ибатуллину и отменил охрану его знака для двух классов, один из которых связан с телевидением.
Патентный троллинг в теории может приносить относительно крупный доход — Зимин предполагает, что годовая прибыль такой структуры может легко достигать 25 млн рублей. Досудебные и исковые требования начинаются с 400–500 тысяч рублей и доходят до нескольких миллионов. По данным сервиса «РБК Компании», прибыль «афганцев» в 2019 году составила более 12 млн рублей.
Ведение такого бизнеса требует вложений. Подобные структуры — обладатели самых крупных портфелей товарных знаков в России. Так, на одного Ибатуллина зарегистрировано более 500 ТЗ. При этом, по словам Зимина, в его холдинг входит ещё около 16 юрлиц, на которые тоже регистрируются ТЗ. Многие их ТЗ зарегистрированы сразу на все классы — такая заявка будет стоить как минимум 156 100 рублей.
«Патентные дилеры» регистрируют на себя всё подряд — особенно распространённые, общеупотребимые слова и выражения: «Ладья», «Светлана», «Русская старина», «Счастливый малыш», «Богатырь» (они принадлежат «афганцам»), «Поместье», «Елка», «Золотое сечение» (Ибатуллин).
Часто они скупают знаки у разорившихся компаний. Например, именно так Ибатуллин завладел ТЗ «МТС», который раньше принадлежал Самарской машинно-технологической станции. В 2017 году он подал иск к мобильному оператору МТС, однако дело проиграл — суд счёл товарные знаки недостаточно схожими.
Ибатуллин, по словам Зимина, придумал оригинальный способ обойти это препятствие. «У него где-то под Уфой есть палатка, такой маленький сельский магазинчик, — рассказывает Зимин. — Каждый раз, когда он с кем-то судится, он вешает на этот магазинчик новую вывеску и снимает видео, которое показывает в суде, — смотрите, я использую этот ТЗ».
Контактов Ибатуллина нет в открытом доступе, его помощники на наш запрос не ответили.
У «афганцев» есть сайт, на котором перечислены несколько ТЦ, магазинов и парикмахерских, которые им якобы принадлежат, а также список продуктов, которые они якобы выпускают. Называются эти заведения и продукты так же, как и ТЗ, зарегистрированные на них, — ТЦ «Малыш», вафельные трубочки «Радуга» и так далее.
Адреса магазинов на сайте не указаны, а на картах Google таких заведений нет. Информация о том, где производятся продукты, естественно, тоже отсутствует. Вполне возможно, сайт используется для убедительности — чтобы те, на кого «афганцы» подают в суд, думали, что организация действительно использует эти ТЗ по назначению.
Руководитель отдела по работе с обращениями граждан и организаций «афганцев» согласился ответить на наши вопросы по электронной почте. По его словам, компания не занимается ни патентным троллингом, ни неймсквоттингом. «Использованные вами англицизмы с неопределенным смысловым наполнением к данной ситуации неприменимы», — написал он. Организация существует с 1993 года и «являлась или является головным предприятием для целого ряда производственных предприятий и предприятий сферы услуг». Товарные знаки компания регистрирует только ради правовой защиты, и если они больше не нужны компании, то она либо не продлевает их срок действия, либо подаёт заявление о досрочном прекращении их действия, либо передаёт другим компаниям.
По словам представителя ассоциации, с момента основания компанией руководят офицеры-ветераны, прошедшие войну в Афганистане. На вопрос о том, где располагаются торговые центры, магазины и салон красоты, указанные на сайте, он не ответил.
Как защититься от «патентных дилеров»
В прошлом году Зимин вместе со своими коллегами успешно защитил от иска Ибатуллина компанию, которой принадлежит небольшой торговый центр «Тропа» в Москве на Профсоюзной улице.
Ибатуллин купил товарный знак «Тропа» в 2015 году. В 2020 году он подал к владельцам магазина досудебную претензию, в которой потребовал заплатить ему сумму, равную двойной годовой выручке магазина единоразово, за пользование его ТЗ. Получив отказ, Ибатуллин сначала подал иск, в котором потребовал 50 тысяч рублей, но затем поднял сумму до 800 тысяч рублей.
Зимин представил суду доводы, согласно которым Ибатуллин приобрёл ТЗ для злоупотребления правом, а также предоставил множество дел из судебной практики, подтверждающей, что тот является профессиональным неймсквоттером. Также юрист заявил, что Ибатуллин не предоставил суду достаточных доказательств того, что этот ТЦ принадлежит именно его клиентам. Параллельно Зимин подал в суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении ТЗ Ибатуллина в связи с неиспользованием. В ответ на это Ибатуллин показал видео своего магазинчика в Уфе.
В итоге суд постановил, что Ибатуллин приобрёл ТЗ «Тропа» для того, чтобы причинять убытки другим лицам, и признал его приобретение злоупотреблением правом. Получив решение суда, Зимин обратился в палату по патентным спорам, которая вскоре аннулировала этот ТЗ.
Компаниям, на которые нападают патентные тролли, Зимин рекомендует действовать аналогичным образом:
Юрист подчёркивает, что патентному троллю ни в коем случае нельзя уступать. Если жертва согласится заплатить ему за лицензию на ТЗ, он получит доказательства того, что использует ТЗ по назначению — то есть продаёт лицензии. Это сослужит плохую службу его будущим жертвам.
Может ли государство как-то повлиять на троллей
По словам Зимина, всё регулирование в сфере патентного троллинга происходит только в рамках судебных разбирательств. Юрист рассказывает, что после решения Верховного Суда 2016 года по делу «афганцев» суды стали охотно отклонять иски патентных троллей, ссылаясь на то, что они не представляют доказательства использования ТЗ по назначению.
Однако иногда тролли всё же выигрывают и сегодня — ведь по закону правообладатель не обязан доказывать то, что использует свою интеллектуальную собственность по назначению.
Юрист Иван Оленичев сейчас пишет диссертацию, в которой исследует возможность создания федерального реестра патентных троллей — то есть тех, в отношении кого были вынесены решения о злоупотреблениях при регистрации ТЗ. Этим реестром смогут пользоваться и суды, когда будут рассматривать подобные дела, и Роспатент — при регистрации новых ТЗ. Впрочем, до реализации этой инициативы ещё очень далеко.
обложка: Andrea Piacquadio / Pexels / Grian Ghraf / Unsplash / Дима Руденок для Skillbox Media
От англ. name (имя) и squatting (самозахват пустующего здания людьми). Формально считается законным видом деятельности.
Кто такие патентные тролли и стоит ли их бояться?
Чтобы лучше разобраться, что представляет собой патентный тролль и чем он опасен честному предпринимателю, немного этимологии и истории.
Тролль обыкновенный скандинавский (от шведского troll – очарование, колдовство) – сверхъестественное существо из скандинавской мифологии. Дата рождения – с появлением первых сказок. Человеку обычно враждебен, проживает под мостом, взиманием платы за проход по которому и промышляет.
Тролль патентный американский – существо уже вполне реальное, но такое же зловредное. Дата рождения – 1993 г., отец прародитель – бывший юрист компании Intel Питер Деткин, который окрестил патентным троллем компанию TechSearch и её адвоката Раймонда Ниро, преследовавших Intel из-за нарушения патента. Его определение их кaк «лиц, пытaющихcя зapaбoтaть мнoгo дeнeг нa пaтeнтaх, кoтopыe oни нe пpaктикyют и нe coбиpaютcя пpaктикoвaть», походило на поведение тролля обыкновенного, бессовестно взимающего мзду за не принадлежащий ему мост, а потому термин моментально прижился, и с 1993 г. патентными троллями стали называть всех лиц, занимающихся агрессивными патентными преследованиями.
Как действуют патентные тролли
Суть их деятельности заключается в следующем: получив всеми правдами и неправдами, о которых речь пойдет ниже, документ о патентной охране, патентный тролль предъявляет производителю товаров претензии о нарушении исключительных прав на патент, в которых требует либо заплатить за его использование, либо выкупить его за внушительную денежную сумму. В итоге оригинальному производителю остается либо соглашаться на предложенные условия, либо пытаться дать троллю отпор и аннулировать патент.
С учетом того, что в США стоимость любых юридических услуг крайне высока, зачастую производителю выгоднее «откупиться» от тролля, чем вести с ним крупномасштабную и затяжную войну, что и стало причиной широкого распространения патентных троллей, которое, несмотря на старания властей, сохраняется и по настоящее время.
Тролль патентный российский – родственник американского, специализирующийся по большей части на товарных знаках (впрочем, только по той причине, что патентование в РФ гораздо менее интенсивно по сравнению с США). Дата рождения определена приблизительно на конец 90-х/начало 2000 гг. Принцип действия тот же – найти «белые пятна» в правовой охране интеллектуальной собственности третьих лиц, зарегистрировать ее на свое имя, склонить оригинальных производителей к денежным выплатам за якобы незаконное использование патента.
Тактика патентного тролля немного отличается в зависимости от того, будет предметом будущего террора патент или товарный знак, а потому рассмотрим каждый из них по отдельности.
Итак, тролль патентный российский, специализирующийся непосредственно на патентах, обычно идет по одному из следующих путей.
Вариант 1: Тролль мониторит рынок на предмет будущего появления новых продуктов крупных компаний, находит и выкупает подходящий «спящий» патент у малых предприятий, дожидается вхождения на рынок РФ крупного производителя с новым продуктом, предъявляет претензию.
Вариант 2: Тролль работает на опережение оригинальных производителей и разработчиков в патентовании их новых технологий, и, воспользовавшись задержкой, получает патент на свое имя. В таких патентных троллей зачастую перерождаются бывшие сотрудники производителя, разрабатывавшиеся такое новое техническое решение и не получившие должной признательности от работодателя.
Вариант 3: Тролль анализирует интеллектуальную собственность предприятий, занимающихся производством так называемых «комплексных инноваций», т.е. продуктов, состоящих из множества элементов, каждый из которых по идее должен быть защищен отдельным патентом, и ищет «пробелы» в таком патентовании. Как следствие, если какой-то из элементов сложного продукта не был вовремя защищен соответствующим патентом, не сомневайтесь, патентный тролль постарается это исправить и вернется с претензией.
Тролль товарных знаков
Тактика вредительства российских патентных троллей по товарным знакам еще более разнообразна, и заключается в следующем.
Вариант 1: По аналогии с патентами, тролль анализирует российский рынок на предмет скорого появления «новинок» из-за рубежа, и заранее регистрирует товарные знаки иностранных производителей на свое имя. В результате желающая выйти с новым продуктом компания сразу же сталкивается с претензиями патентного тролля и известными путями их удовлетворения. Подобная неприятность случилась, например, с известной сетью кофеин «СТАРБАКС», которая, озаботившись открытием сети в РФ, обнаружила зарегистрированный на патентного тролля товарный знак, тождественный ее же собственному обозначению, и потратила немало времени и денег, чтобы его аннулировать.
Вариант 2: Тролль регистрирует на свое имя широко употребимые имеющие низкую оригинальность обозначения (например, МАЛЫШ, СКАЗКА, МИР), причем, как правило, в отношении всех возможных товаров и услуг, после чего терпеливо дожидается:
А) начала их использования ничего не подозревающим производителем, который впоследствии получает претензию за нарушение исключительного права;
Б) попытки третьего лица зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака, которая по причине противопоставления товарного знака тролля заканчивается провалом.
Причем работая по варианту А, тролль, как правило, проявляет недюжинное терпение, и дожидается начала масштабного производства товаров с использованием товарного знака. С учетом того, что согласно ГК РФ компенсация за незаконное использование товарного знака может быть рассчитана, в т.ч., исходя из двукратной стоимости контрафактных товаров, тролль искусственно раздувает объем нарушения, в результате чего размер компенсации становится настолько большим, что идея «откупиться» производителю уже не кажется такой плохой.
Вариант 3: Тролль анализирует наличие правовой охраны интеллектуальной собственности оригинальных производителей. Может показаться удивительным, но зачастую даже крупные игроки бизнеса не уделяют должного внимания регистрации своих коммерческих обозначений в качестве товарных знаков, чем провоцируют патентного тролля на атаку.
Вариант 4: Тролль выкупает у мелких предприятий ранние товарные знаки, после чего находит сходные до степени смешения более поздние товарные знаки крупных компаний, которые оказываются под ударом. Показательным примером является дело в отношении товарного знака сервиса бронирования ОСТРОВОК.РУ, который был аннулирован на основании его сходства до степени смешения с более ранним товарным знаком ОСТРОВ, который один известный патентный тролль из Уфы целенаправленно и за бесценок приобрел специально для атаки. Озвученная троллем стоимость мирного решения спора составила 2.5 млн. рублей. Восстановить правовую охрану товарного знака компании ОСТРОВОК.РУ, которая решила дать троллю отпор, удалось только в Суде по интеллектуальным правам.
Вариант 5: Тролль аннулирует товарные знаки известных компаний по неиспользованию. Примером может стать дело в отношении товарного знака «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» компании «БАЛТИКА», которая, временно приостановив производство одноименного сорта пива, чуть не потеряла свой товарный знак и для его сохранения была вынуждена откупиться от тролля за 200 000 руб.
С небольшими вариациями можно придумать варианты 6, 7, 8 и далее по списку, но лучше обратиться к возможным средствам защиты от зловредных атак патентных троллей.
К сожалению, формально они действуют в рамках закона, поэтому привлечь троллей к ответственности довольно сложно, и все действия пострадавших направлены на устранение или минимизацию последствий нападения, а не на преследование тролля.
Защита от патентных троллей
В целях же защиты всем столкнувшимся с атакой патентных троллей можно посоветовать следующее.
Если претензия тролля основана на патенте, рекомендуется:
1. Проверить его действительное нарушение (поскольку зачастую претензии рассылаются массово и, что называется, «пальцем в небо»).
2. В случае, если нарушение все-таки есть, оценить «живучесть» патента, поскольку в большинстве своем троллями запатентованы решения и изделия, не имеющие оригинальности или новизны, что является основанием для аннулирования патента.
Если претензия основана на незаконном использовании товарного знака, рекомендуется:
1. Как и в ситуации с патентом, оценить действительное наличие нарушения.
2. Попробовать прекратить товарный знак тролля вследствие его неиспользования. Данная контрмера часто является действенной, поскольку, как говорилось ранее, патентные тролли обычно только аккумулируют товарные знаки, но не используют их.
3. Проверить наличие других оснований для аннулирования регистрации товарного знака тролля.
Плюс аннулирования патента или товарного знака заключается в том, что их правовая охрана признается недействительной ретроспективно, т.е. данных объектов как бы никогда не существовало, что сразу снимает всю головную боль потерпевших.
К минусам данного мероприятия можно отнести невозможность возложения расходов на рассмотрение дел об аннулировании на бывшего правообладателя даже в случае его успешного завершения.
В случае же, если аннулирование невозможно, пострадавшим остается только доказывать суду наличие в действиях истца-патентного тролля признаков злоупотребления правом, которые согласно ст. 10 ГК РФ должны стать основанием для отказа в судебной защите.
Вариант для ответчика средней надежности. С одной стороны, всех патентных троллей суды РФ знают в лицо и по понятным причинам не очень уважают. С другой стороны, злоупотребление – вопрос очень субъективный и сложнодоказуемый, и зачастую суд, даже чувствуя неладное, лишен возможности подкрепить свои догадки достаточными доказательствами. Как следствие – решение не в пользу ответчика и торжествующая несправедливость.
Вот и получается, что лучшее средство защиты от патентного тролля – это хорошие отношения со своими партнерами и сотрудниками, которые не будут обижаться и перерождаться в патентную нечисть, строгий учет всей мало-мальски ценной интеллектуальной собственности, а, самое главное – своевременная (читай заблаговременная, когда сначала придумал, зарегистрировал, и только потом вышел на рынок) регистрация патентов и товарных знаков.
И будет такому доброму и предусмотрительному предпринимателю его предпринимательское счастье и свободный проход по всем встречным мостам.
Эксперт — Мария Мещерякова, старший юрист компании PATENTUS, Патентный поверенный РФ № 2135
— Представление интересов клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по делам в сфере интеллектуальной собственности
— Разработка и экспертиза проектов договоров в сфере интеллектуальной собственности
— Консультирование по вопросам защиты интеллектуальной собственности
Вот последний абзац похож на рекламу. Хм?
Нет. Первым известнейшим патентным троллем был неудачник Эдисон. У него ничего не получалось изобретать, зато была куча бабла. И он покупал по-дешевке патенты у разных изобретателей. Самым важным в его удаче было то, что он предугадал важность электричества и электрических приборов в жизни человека.
КРИК ДУШИ: Я, конечно все понимаю, но нанимайте юристов. Ну, пожалуйста
Был в моей практике один случай. Представлял интересы семьи по вопросу определения порядка пользования домом и земельным участком.
С противоположной стороны (ответчиков) были 2 пенсионера, несмотря на возраст достаточно обеспеченных, но крайне истеричных. В целом, ответчиком являлась только бабка, супруг её ходил с ней как представитель.
И, не забываем, по классике жанра, после каждого судебного заседания в канцелярии суда регистрировались 2-3 жалобы (на протокол судебного заседания, на определение суда об отложении и ещё что-нибудь типа жалобы в квалификационную коллегию судей).
В общем, приличной (что иногда редкость) и крайне милой в общении судье было очень не легко.